上訴人北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校(以下簡(jiǎn)稱新東方學(xué)校)因侵犯著作權(quán)和商標(biāo)專用權(quán)糾紛一案，不服北京市第一中級(jí)人民法院(2001)一中知初字第35號(hào)民事判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。
一審法院北京市第一中級(jí)人民法院判決認(rèn)定，(美國(guó))教育考試服務(wù)中心(Educational Testing Service，以下簡(jiǎn)稱ETS)作為TOEFL考試的主持、開發(fā)者，獨(dú)立設(shè)計(jì)、創(chuàng)作完成了TOEFL考試題，并就53套TOEFL考試題在美國(guó)進(jìn)行了著作權(quán)登記。1997年8月，ETS與主要從事外語(yǔ)教學(xué)服務(wù)的新東方學(xué)校簽訂協(xié)議，許可新東方學(xué)校以非獨(dú)占性的方式復(fù)制協(xié)議所列的錄音制品和文字作品(共20套試題)，作為內(nèi)部使用，不得對(duì)外銷售，協(xié)議有效期為一年。但新東方學(xué)校將該TOEFL考試題以出版物的形式在其校內(nèi)和網(wǎng)絡(luò)上向不特定人公開銷售，且在許可協(xié)議期滿后未再簽訂新的協(xié)議。另外，ETS曾就“TOEFL”商標(biāo)在中國(guó)核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用的范圍是盒式錄音帶、考試服務(wù)、出版物等。被控侵權(quán)物的封面等用醒目的字樣標(biāo)明“TOEFL”。2001年1月，ETS以新東方學(xué)校侵犯著作權(quán)和注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)向北京市第一中級(jí)人民法院起訴。此前，新東方學(xué)校曾因此被行政執(zhí)法部門查處。
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為， TOEFL試題由ETS主持開發(fā)設(shè)計(jì)，每一道試題均需多人經(jīng)歷多個(gè)步驟并且付出創(chuàng)造性勞動(dòng)才能完成，具有獨(dú)創(chuàng)性，屬于中國(guó)著作權(quán)法意義上的作品，由此匯編而成的整套試題也應(yīng)受到保護(hù)。新東方學(xué)校未經(jīng)ETS許可，以商業(yè)經(jīng)營(yíng)為目的，擅自復(fù)制并公開銷售TOEFL試題，侵犯了ETS的著作權(quán)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。新東方學(xué)校在其發(fā)行的TOEFL考試題出版物的封面上以醒目字體標(biāo)明“TOEFL”字樣，且商品類別與ETS注冊(cè)的商品類別相同，新東方學(xué)校的行為侵犯了ETS的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。判決新東方學(xué)校停止侵犯著作權(quán)和注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為、賠償損失、消除影響和賠禮道歉。
北京市高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，一審判決對(duì)新東方學(xué)校侵犯ETS著作權(quán)的認(rèn)定正確，應(yīng)予維持，但對(duì)侵犯ETS注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)及賠償數(shù)額的認(rèn)定和處理不當(dāng)，應(yīng)予酌情糾正。據(jù)此于2004年12月27日依法判決，維持一審判決有關(guān)著作權(quán)的判項(xiàng)，撤消一審判決有關(guān)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的判項(xiàng)。
一審法院北京市第一中級(jí)人民法院判決認(rèn)定，(美國(guó))教育考試服務(wù)中心(Educational Testing Service，以下簡(jiǎn)稱ETS)作為TOEFL考試的主持、開發(fā)者，獨(dú)立設(shè)計(jì)、創(chuàng)作完成了TOEFL考試題，并就53套TOEFL考試題在美國(guó)進(jìn)行了著作權(quán)登記。1997年8月，ETS與主要從事外語(yǔ)教學(xué)服務(wù)的新東方學(xué)校簽訂協(xié)議，許可新東方學(xué)校以非獨(dú)占性的方式復(fù)制協(xié)議所列的錄音制品和文字作品(共20套試題)，作為內(nèi)部使用，不得對(duì)外銷售，協(xié)議有效期為一年。但新東方學(xué)校將該TOEFL考試題以出版物的形式在其校內(nèi)和網(wǎng)絡(luò)上向不特定人公開銷售，且在許可協(xié)議期滿后未再簽訂新的協(xié)議。另外，ETS曾就“TOEFL”商標(biāo)在中國(guó)核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用的范圍是盒式錄音帶、考試服務(wù)、出版物等。被控侵權(quán)物的封面等用醒目的字樣標(biāo)明“TOEFL”。2001年1月，ETS以新東方學(xué)校侵犯著作權(quán)和注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)向北京市第一中級(jí)人民法院起訴。此前，新東方學(xué)校曾因此被行政執(zhí)法部門查處。
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為， TOEFL試題由ETS主持開發(fā)設(shè)計(jì)，每一道試題均需多人經(jīng)歷多個(gè)步驟并且付出創(chuàng)造性勞動(dòng)才能完成，具有獨(dú)創(chuàng)性，屬于中國(guó)著作權(quán)法意義上的作品，由此匯編而成的整套試題也應(yīng)受到保護(hù)。新東方學(xué)校未經(jīng)ETS許可，以商業(yè)經(jīng)營(yíng)為目的，擅自復(fù)制并公開銷售TOEFL試題，侵犯了ETS的著作權(quán)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。新東方學(xué)校在其發(fā)行的TOEFL考試題出版物的封面上以醒目字體標(biāo)明“TOEFL”字樣，且商品類別與ETS注冊(cè)的商品類別相同，新東方學(xué)校的行為侵犯了ETS的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。判決新東方學(xué)校停止侵犯著作權(quán)和注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為、賠償損失、消除影響和賠禮道歉。
北京市高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，一審判決對(duì)新東方學(xué)校侵犯ETS著作權(quán)的認(rèn)定正確，應(yīng)予維持，但對(duì)侵犯ETS注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)及賠償數(shù)額的認(rèn)定和處理不當(dāng)，應(yīng)予酌情糾正。據(jù)此于2004年12月27日依法判決，維持一審判決有關(guān)著作權(quán)的判項(xiàng)，撤消一審判決有關(guān)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的判項(xiàng)。