上海大華化輕工業(yè)公司訴孔德凱未申請專利之前簽訂的專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同應(yīng)為非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同糾紛案
「案情」
原告：上海大華化輕工業(yè)公司（以下簡稱大華公司）。
被告：孔德凱，男，50歲，無錫六合微電子技術(shù)研究院院長。
1987年6月，大華公司與孔德凱經(jīng)中介人介紹，雙方簽訂了一份“轉(zhuǎn)讓安全節(jié)能電鍍循環(huán)過濾加熱器專利申請權(quán)合同”。合同約定：孔德凱將自己的非職務(wù)發(fā)明“安全節(jié)能電鍍循環(huán)過濾加熱器”的專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓給大華公司，由大華公司自主辦理專利申請，孔德凱永遠(yuǎn)放棄本產(chǎn)品實(shí)用新型專利申請權(quán)，即使大華公司只實(shí)施，未申請專利，孔德凱也不提出申請；大華公司同意支付給孔德凱專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)10萬元，付款方式是：合同簽約后預(yù)付5萬元，合同公證后補(bǔ)付5萬元；合同簽字生效后，即由大華公司到公證機(jī)構(gòu)辦理公證手續(xù)。合同還約定，以后不論大華公司在生產(chǎn)中的經(jīng)濟(jì)效益如何，孔德凱無權(quán)再要求大華公司支付報(bào)酬，亦不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)退回風(fēng)險(xiǎn)。
合同簽訂后，大華公司分二次支付給孔德凱轉(zhuǎn)讓費(fèi)6萬元（一次1萬元，一次5萬元），但未按合同規(guī)定辦理公證手續(xù)?？椎聞P認(rèn)為大華公司未按約支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)，便于1987年7月23日向中國專利局提出專利申請。1988年6月1日，孔德凱申請的專利經(jīng)中國專利局公告。據(jù)此，大華公司向上海市中級人民法院起訴，要求孔德凱返還轉(zhuǎn)讓費(fèi)6萬元，并賠償違約金1萬元。
被告辯稱：合同規(guī)定合同簽字生效后，即由大華公司到公證機(jī)構(gòu)辦理公證手續(xù)，然而大華公司既未去辦理公證手續(xù)，也未按照合同約定的方式支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)，已構(gòu)成違約在先。其向?qū)＠稚暾垖＠男袨?，不影響轉(zhuǎn)讓合同的履行。
「審判」
一審法院經(jīng)審理后認(rèn)為：原告大華公司與被告孔德凱于1987年6月簽訂的專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同有效，原、被告雙方應(yīng)恪守履行。被告孔德凱在簽約后又自行申請專利，屬違約行為。故其根據(jù)合同收取的專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)應(yīng)全數(shù)退還。合同未規(guī)定違約金，故原告起訴要求被告賠償1萬元違約金不予支持。本案系被告違約引起訴訟，訴訟費(fèi)應(yīng)由被告負(fù)擔(dān)。根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》第六條、第三十二條第一款之規(guī)定，判決：
一、原、被告1987年6月簽訂的“轉(zhuǎn)讓安全節(jié)能電鍍循環(huán)過濾加熱器專利申請權(quán)”合同予以解除；
二、被告應(yīng)返還原告專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)6萬元。
被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)640元。
被告孔德凱不服，向上海市高級人民法院提出上訴。
二審法院經(jīng)審理后認(rèn)為：專利申請權(quán)依法可以轉(zhuǎn)讓，但必須訂立書面合同，經(jīng)專利局登記和公告后方能生效。上訴人孔德凱與被上訴人大華公司簽訂轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)合同后，未向中國專利局提出登記和公告，不符合合同生效的形式要件，應(yīng)認(rèn)定該合同未依法成立。依照《中華人民共和國專利法》第十條第四款和《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決：
一、維持上海市中級人民法院民事判決第二項(xiàng)；
二、撤銷上海市中級人民法院民事判決第一項(xiàng)。
本案二審訴訟費(fèi)640元，由上訴人孔德凱負(fù)擔(dān)。
上訴人孔德凱不服，向上海市高級人民法院提出申訴。
上海市高級人民法院審判委員會(huì)經(jīng)過討論認(rèn)為：一、二審法院對于本案大華公司有無違約在先等主要事實(shí)沒有查清，一、二審判決認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)不足。二審判決適用法律錯(cuò)誤。據(jù)此裁定中止原判決執(zhí)行，由上海市高級人民法院對本案再審。
上海市高級人民法院再審認(rèn)為：大華公司未按約支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)，已違約在先。在新情況下，孔德凱將該技術(shù)申請專利，防止他人搶先申請，是對該技術(shù)權(quán)益采取的保護(hù)措施。專利法第十條所稱的專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓，是指已經(jīng)提出專利申請而尚未授予專利階段內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓。而本案轉(zhuǎn)讓合同所涉及的技術(shù)，并未向中國專利局提出過專利申請，因此不是專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，而是普通的非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，該條款對本案不適用。至于某項(xiàng)技術(shù)在提出專利申請之前，當(dāng)事人即將他們之間訂立的非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同稱之為“專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”，是當(dāng)事人對法律的誤解，不影響合同的性質(zhì)和實(shí)際履行。因此，二審適用《中華人民共和國專利法》第十條第四款認(rèn)定為專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同未成立，系適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。在法律適用上，本案合同性質(zhì)為非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，本應(yīng)適用《中華人民共和國技術(shù)合同法》，但由于該法是1987年11月1日施行的，而轉(zhuǎn)讓合同是1987年6月簽訂的，該法對此沒有溯及力。因此，本案應(yīng)適用《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》，該轉(zhuǎn)讓合同系有效合同。經(jīng)再審法院主持調(diào)解，雙方當(dāng)事人自愿達(dá)成協(xié)議：
一、原審上訴人與原審被上訴人之間對“轉(zhuǎn)讓安全節(jié)能電鍍循環(huán)過濾加熱器專利申請權(quán)合同”不再存在任何權(quán)益爭議；原審被上訴人不再使用該安全節(jié)能電鍍循環(huán)過濾加熱器技術(shù)；
二、原審被上訴人同意不再要求原審上訴人退還有關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用6萬元；
三、原一、二審訴訟費(fèi)由原審被上訴人與原審上訴人各自承擔(dān)。
「評析」
一、二審認(rèn)定本案為專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛，系定性有誤，在此基礎(chǔ)上適用法律，便產(chǎn)生了法律適用錯(cuò)誤。我國專利法第十條規(guī)定：“專利申請權(quán)和專利權(quán)可以轉(zhuǎn)讓”，“轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的，當(dāng)事人必須訂立書面合同，經(jīng)專利局登記和公告后生效?！睂＠ǖ?0條之所以對專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓作如此嚴(yán)格的形式要件的限制，立法本意是為了加強(qiáng)對已經(jīng)提出專利申請的專利申請權(quán)和已經(jīng)被授予專利的專利權(quán)的管理和保護(hù)。而對沒有提出專利申請的“專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓”，則不在該法所調(diào)整和保護(hù)的范圍之內(nèi)。在實(shí)踐中，根本沒有也不可能將沒有提出過專利申請的“專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”報(bào)到中國專利局登記并公告。沒有提出過專利申請的“專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”，實(shí)質(zhì)上不是專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，而是一次性賣絕的非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同。當(dāng)事人對法律不了解，將之稱作“專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”，系當(dāng)事人對法律的誤解，不影響合同的性質(zhì)和實(shí)際履行。因此，再審認(rèn)定該合同系非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，是正確的。
「案情」
原告：上海大華化輕工業(yè)公司（以下簡稱大華公司）。
被告：孔德凱，男，50歲，無錫六合微電子技術(shù)研究院院長。
1987年6月，大華公司與孔德凱經(jīng)中介人介紹，雙方簽訂了一份“轉(zhuǎn)讓安全節(jié)能電鍍循環(huán)過濾加熱器專利申請權(quán)合同”。合同約定：孔德凱將自己的非職務(wù)發(fā)明“安全節(jié)能電鍍循環(huán)過濾加熱器”的專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓給大華公司，由大華公司自主辦理專利申請，孔德凱永遠(yuǎn)放棄本產(chǎn)品實(shí)用新型專利申請權(quán)，即使大華公司只實(shí)施，未申請專利，孔德凱也不提出申請；大華公司同意支付給孔德凱專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)10萬元，付款方式是：合同簽約后預(yù)付5萬元，合同公證后補(bǔ)付5萬元；合同簽字生效后，即由大華公司到公證機(jī)構(gòu)辦理公證手續(xù)。合同還約定，以后不論大華公司在生產(chǎn)中的經(jīng)濟(jì)效益如何，孔德凱無權(quán)再要求大華公司支付報(bào)酬，亦不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)退回風(fēng)險(xiǎn)。
合同簽訂后，大華公司分二次支付給孔德凱轉(zhuǎn)讓費(fèi)6萬元（一次1萬元，一次5萬元），但未按合同規(guī)定辦理公證手續(xù)?？椎聞P認(rèn)為大華公司未按約支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)，便于1987年7月23日向中國專利局提出專利申請。1988年6月1日，孔德凱申請的專利經(jīng)中國專利局公告。據(jù)此，大華公司向上海市中級人民法院起訴，要求孔德凱返還轉(zhuǎn)讓費(fèi)6萬元，并賠償違約金1萬元。
被告辯稱：合同規(guī)定合同簽字生效后，即由大華公司到公證機(jī)構(gòu)辦理公證手續(xù)，然而大華公司既未去辦理公證手續(xù)，也未按照合同約定的方式支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)，已構(gòu)成違約在先。其向?qū)＠稚暾垖＠男袨?，不影響轉(zhuǎn)讓合同的履行。
「審判」
一審法院經(jīng)審理后認(rèn)為：原告大華公司與被告孔德凱于1987年6月簽訂的專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同有效，原、被告雙方應(yīng)恪守履行。被告孔德凱在簽約后又自行申請專利，屬違約行為。故其根據(jù)合同收取的專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)應(yīng)全數(shù)退還。合同未規(guī)定違約金，故原告起訴要求被告賠償1萬元違約金不予支持。本案系被告違約引起訴訟，訴訟費(fèi)應(yīng)由被告負(fù)擔(dān)。根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》第六條、第三十二條第一款之規(guī)定，判決：
一、原、被告1987年6月簽訂的“轉(zhuǎn)讓安全節(jié)能電鍍循環(huán)過濾加熱器專利申請權(quán)”合同予以解除；
二、被告應(yīng)返還原告專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)6萬元。
被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)640元。
被告孔德凱不服，向上海市高級人民法院提出上訴。
二審法院經(jīng)審理后認(rèn)為：專利申請權(quán)依法可以轉(zhuǎn)讓，但必須訂立書面合同，經(jīng)專利局登記和公告后方能生效。上訴人孔德凱與被上訴人大華公司簽訂轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)合同后，未向中國專利局提出登記和公告，不符合合同生效的形式要件，應(yīng)認(rèn)定該合同未依法成立。依照《中華人民共和國專利法》第十條第四款和《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決：
一、維持上海市中級人民法院民事判決第二項(xiàng)；
二、撤銷上海市中級人民法院民事判決第一項(xiàng)。
本案二審訴訟費(fèi)640元，由上訴人孔德凱負(fù)擔(dān)。
上訴人孔德凱不服，向上海市高級人民法院提出申訴。
上海市高級人民法院審判委員會(huì)經(jīng)過討論認(rèn)為：一、二審法院對于本案大華公司有無違約在先等主要事實(shí)沒有查清，一、二審判決認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)不足。二審判決適用法律錯(cuò)誤。據(jù)此裁定中止原判決執(zhí)行，由上海市高級人民法院對本案再審。
上海市高級人民法院再審認(rèn)為：大華公司未按約支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)，已違約在先。在新情況下，孔德凱將該技術(shù)申請專利，防止他人搶先申請，是對該技術(shù)權(quán)益采取的保護(hù)措施。專利法第十條所稱的專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓，是指已經(jīng)提出專利申請而尚未授予專利階段內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓。而本案轉(zhuǎn)讓合同所涉及的技術(shù)，并未向中國專利局提出過專利申請，因此不是專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，而是普通的非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，該條款對本案不適用。至于某項(xiàng)技術(shù)在提出專利申請之前，當(dāng)事人即將他們之間訂立的非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同稱之為“專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”，是當(dāng)事人對法律的誤解，不影響合同的性質(zhì)和實(shí)際履行。因此，二審適用《中華人民共和國專利法》第十條第四款認(rèn)定為專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同未成立，系適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。在法律適用上，本案合同性質(zhì)為非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，本應(yīng)適用《中華人民共和國技術(shù)合同法》，但由于該法是1987年11月1日施行的，而轉(zhuǎn)讓合同是1987年6月簽訂的，該法對此沒有溯及力。因此，本案應(yīng)適用《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》，該轉(zhuǎn)讓合同系有效合同。經(jīng)再審法院主持調(diào)解，雙方當(dāng)事人自愿達(dá)成協(xié)議：
一、原審上訴人與原審被上訴人之間對“轉(zhuǎn)讓安全節(jié)能電鍍循環(huán)過濾加熱器專利申請權(quán)合同”不再存在任何權(quán)益爭議；原審被上訴人不再使用該安全節(jié)能電鍍循環(huán)過濾加熱器技術(shù)；
二、原審被上訴人同意不再要求原審上訴人退還有關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用6萬元；
三、原一、二審訴訟費(fèi)由原審被上訴人與原審上訴人各自承擔(dān)。
「評析」
一、二審認(rèn)定本案為專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛，系定性有誤，在此基礎(chǔ)上適用法律，便產(chǎn)生了法律適用錯(cuò)誤。我國專利法第十條規(guī)定：“專利申請權(quán)和專利權(quán)可以轉(zhuǎn)讓”，“轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的，當(dāng)事人必須訂立書面合同，經(jīng)專利局登記和公告后生效?！睂＠ǖ?0條之所以對專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓作如此嚴(yán)格的形式要件的限制，立法本意是為了加強(qiáng)對已經(jīng)提出專利申請的專利申請權(quán)和已經(jīng)被授予專利的專利權(quán)的管理和保護(hù)。而對沒有提出專利申請的“專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓”，則不在該法所調(diào)整和保護(hù)的范圍之內(nèi)。在實(shí)踐中，根本沒有也不可能將沒有提出過專利申請的“專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”報(bào)到中國專利局登記并公告。沒有提出過專利申請的“專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”，實(shí)質(zhì)上不是專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，而是一次性賣絕的非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同。當(dāng)事人對法律不了解，將之稱作“專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”，系當(dāng)事人對法律的誤解，不影響合同的性質(zhì)和實(shí)際履行。因此，再審認(rèn)定該合同系非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，是正確的。