域名：“英國(guó)電信”訴 “百萬(wàn)分之一”（一九九九年）
高等法院上訴法庭
大法官法庭
基本判決：
一、我證明這份文件包含我所作的判決，無(wú)需其他記錄。
一九九七年十一月二十八日
結(jié)論：
一、對(duì)于那些對(duì)因特網(wǎng)進(jìn)行商業(yè)利用或者可能從事類(lèi)似活動(dòng)的人來(lái)說(shuō)，該糾紛案件具有某種重要意義。擺在我面前的是對(duì)五個(gè)訴訟案件進(jìn)行即決裁判的申請(qǐng)。在每一個(gè)案件中，原告都是知名的大公司。它們都有著良好的信譽(yù)及有價(jià)值的注冊(cè)商標(biāo)。大多數(shù)商標(biāo)都包含公司的名字。
二、目前，網(wǎng)絡(luò)越來(lái)越多地被商業(yè)機(jī)構(gòu)用于推介自己并推銷(xiāo)他們的產(chǎn)品。在有些情況下，商業(yè)機(jī)構(gòu)既利用網(wǎng)絡(luò)推銷(xiāo)產(chǎn)品，也利用網(wǎng)絡(luò)來(lái)收購(gòu)其所需物品。為了達(dá)到上述目的，商業(yè)機(jī)構(gòu)需要一個(gè)域名來(lái)命名它們所使用的計(jì)算機(jī)。域名通常由一些用點(diǎn)隔開(kāi)的字母數(shù)字群組成。第一個(gè)字母數(shù)字群通常包括相關(guān)公司、相關(guān)品牌或者相關(guān)商標(biāo)的名字，接下來(lái)的字母數(shù)字群通常是一個(gè)“”名稱(chēng)，表明該商業(yè)機(jī)構(gòu)的性質(zhì)或所在地理位置。例如，“MARKS & SPENCER” 有好幾個(gè)域名，其中包括MARKS-AND-SPENCER. CO.UK, MARKS-AND-SPENCER. COM以及STMICHAEL.COM. 第一個(gè)域名可以使公司獲得一個(gè)電子郵箱地址，比如johnsmith@marks-and-spencer.co.uk，也可以使公司建立一個(gè)網(wǎng)絡(luò)頁(yè)面，即http://www.marks-and-spencer.co.uk.而后綴co.uk則表示這是一家英國(guó)公司。其它后綴也有一些通用的含義。比如：
.com代表國(guó)際商業(yè)機(jī)構(gòu)；
.edu代表教育機(jī)構(gòu)；
.gov代表政府機(jī)關(guān)；
.org代表各種各樣的組織。
三、對(duì)于上述后綴是否應(yīng)僅限于非贏利性機(jī)構(gòu)存在爭(zhēng)論，但這一爭(zhēng)論不影響對(duì)有關(guān)案件的審理。
四、目前，因特網(wǎng)上的活動(dòng)幾乎完全依據(jù)慣例來(lái)進(jìn)行管理，沒(méi)有一個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu)可以對(duì)這類(lèi)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范。然而，許多機(jī)構(gòu)提供域名注冊(cè)服務(wù)。美國(guó)弗吉尼亞州的“網(wǎng)絡(luò)答案”有限公司是公認(rèn)的負(fù)責(zé)分配帶“com”和 “edu”后綴的域名的機(jī)構(gòu)。在英國(guó)，有一家名為“Nominet UK”的公司專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)注冊(cè)以“uk”為后綴的域名，在“uk”之前還可以加上“co”“org”“gov”或者“edu”等等。
五、在上述五個(gè)訴訟案件中，第一被告方都是“百萬(wàn)分之一有限公司”，而第二、第三被告方則分別是里查德康威先生和朱利安尼尼可森先生。這是因?yàn)樗麄兌硕际恰鞍偃f(wàn)分之一有限公司”的董事，共同擁有和管理該公司并對(duì)公司的活動(dòng)負(fù)責(zé)。此外，康威還以全球媒體傳播公司的名義從事個(gè)人商業(yè)活動(dòng)，而尼可森先生則以朱尼克公司的名義從事個(gè)人商業(yè)活動(dòng)。在上述五個(gè)訴訟案中，除了英國(guó)電信一案外，“全球媒體傳播公司” 和“朱尼克公司”均被增補(bǔ)為第四和第五被告。
六、百萬(wàn)分之一有限公司、 全球媒體傳播公司和朱尼克公司都是因特網(wǎng)域名注冊(cè)商。他們通過(guò)“網(wǎng)絡(luò)答案”以及Nominet等公司注冊(cè)域名，再將域名出售給用戶(hù)，事實(shí)上與域名注冊(cè)公司的代理商所從事的業(yè)務(wù)十分相似。這些特定的域名經(jīng)銷(xiāo)商專(zhuān)門(mén)注冊(cè)那些包含知名企業(yè)或者其它公司的名字或商標(biāo)的域名，但并沒(méi)有得到這些公司的允許。這些被偷偷注冊(cè)的域名常涉及以下公司：
七、“百萬(wàn)分之一有限公司”注冊(cè)的有：
Ladbrokes.com
Burger-king.com
Waitrose.com
Cadburys.com
Spice-girls.net
Sainsburys.com
j-sainsbury.com
marksandspencer.com
macdonalds.com
buckinghampalace.org
cellnet.net
marconi.com
八、全球媒體傳播公司注冊(cè)的有：
virgin.org
spicegirls.com
orange.net
leedsunited.com
itn.org
marksandspencer.co.uk
九、朱尼克公司注冊(cè)的有：
Spicegirls.org
十、被告表示，這其中的一些域名，無(wú)論其真正含義是什么，都是他們“個(gè)人收藏”的一部分。與此同時(shí)，他們也承認(rèn)所有這些名字或者是市場(chǎng)上已經(jīng)存在的商標(biāo)，或者是即將上市的品牌。例如，一九九六年九月進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)，在全球媒體傳播的網(wǎng)站上有這樣一條通知：
全球媒體傳播的其它網(wǎng)址：
其中許多可供出租或者出售
britishtelecom.co.uk
britishtelecom.net
macdonalds.co.uk
burgerking.co.uk
marksandspencer.co.uk
tandy.co.uk
tandy.net
nokia.co.uk
motorola.co.uk
sundaytimes.co.uk
thetimes.co.uk
bskyb.net
personalnumber.co.uk
0700.net
globalmedia.co.uk
十一、除了一個(gè)由于管理失誤而引發(fā)的案例以外，我負(fù)責(zé)審理的案件涉及的域名沒(méi)有一個(gè)被當(dāng)作網(wǎng)址在實(shí)際使用。它們僅僅是被告申請(qǐng)注冊(cè)的、可以被用來(lái)作為網(wǎng)址的一些域名。對(duì)于一個(gè)網(wǎng)絡(luò)域名的經(jīng)銷(xiāo)商而言，原則上講，域名只有四個(gè)用途。第一，也是最明顯的一個(gè)用途就是將其出售給該域名所涉及的企業(yè)。為了避免包含其公司或商標(biāo)名稱(chēng)的域名被別人利用而引起不必要的麻煩，該公司可能會(huì)出高價(jià)來(lái)購(gòu)買(mǎi)有關(guān)域名。第二、域名也可以賣(mài)給與其內(nèi)容毫不相關(guān)的第三方，再由第三方高價(jià)出售給相關(guān)公司，或者用作詐騙目的。第三、域名也可能賣(mài)給那些對(duì)其有特別興趣或其名字包含在域名中的個(gè)人或者機(jī)構(gòu)。例如，可以賣(mài)給一個(gè)名為John Sainsbury的法官或者英國(guó)處女島的政府，以供其使用。第四、經(jīng)銷(xiāo)商也有可能自己保留域名既不使用也不出售，這樣做的目的僅僅是防止其他人將有關(guān)名稱(chēng)作為注冊(cè)域名來(lái)使用，包括那些其名稱(chēng)或商標(biāo)被包含在域名中的公司或機(jī)構(gòu)。
十二、康威先生在注冊(cè)了burgerking.co.uk的域名后，寫(xiě)給的連鎖快餐企業(yè)Burger King的信中清楚地說(shuō)明了前三種可能的用途。Burger King公司已經(jīng)把自己的域名注冊(cè)為burger-king.co.uk“，與上述域名只有一個(gè)連字符之差?？低壬谛胖袑?xiě)道：
“讓我們繼續(xù)今天晚上早些時(shí)候進(jìn)行的電話(huà)交談，我承認(rèn)我擁有burgerking.co.uk這個(gè)域名。
我愿意以?xún)扇f(wàn)五千英鎊的價(jià)格出售這個(gè)域名。
關(guān)于你提到的問(wèn)題，即如果你決定不購(gòu)買(mǎi)這個(gè)域名，我們打算怎么辦？如果那樣的話(huà)，我們會(huì)將這個(gè)域名出售給任何對(duì)它感興趣的人。
我敢肯定，你很清楚因特網(wǎng)是一個(gè)飛速發(fā)展的媒體。使用一個(gè)以上單詞注冊(cè)公司域名的習(xí)慣作法是單詞之間不用連字符。盡管你現(xiàn)在已經(jīng)有了burger-king.co.uk這個(gè)域名，但是很顯然，如果有人試圖尋找貴公司在英國(guó)的網(wǎng)站，這個(gè)域名不會(huì)成為任何人的優(yōu)先選擇?！?BR> 十三、另外還有一個(gè)類(lèi)似的情況，只是說(shuō)得沒(méi)有那么清楚，價(jià)格也沒(méi)那么昂貴?？低壬噲D把上述訴訟案件中提到的bt.org這個(gè)域名以四千七百英鎊的價(jià)格出售給英國(guó)電信公司。
十四、擺在我面前的這幾個(gè)案件情況基本相同，都是因?yàn)楸桓孀?cè)了包含原告名字或者商標(biāo)的域名而引發(fā)的。有關(guān)注冊(cè)域名如下：
Marks and Spencer Plc marksandspencer.com
marksandspencer.co.uk
Sainsbury Plc j-sainsbury.com
sainsbury.com
sainsburys.com
2. Ladbroke Group Plc ladbrokes.com
3. Virgin Enterprises Ltd virgin.org
4. British Telecommunications Plc bt .org
5. Telecom Securicor Cellular
Radio Limited cellnet.net
十五、原告指控被告故意對(duì)他們的商標(biāo)進(jìn)行仿冒和侵權(quán)。方便起見(jiàn)，我們先來(lái)看看Marks & Spencer這個(gè)案子。
十六、因仿冒而產(chǎn)生的民事侵權(quán)行為的實(shí)質(zhì)是被告（無(wú)論是有意還是無(wú)意）對(duì)公眾的一種誤導(dǎo)，使他們以為被告所提供的商品和服務(wù)來(lái)自原告公司。但是，那些指使他人將“欺詐的工具”交到別人手中的人也會(huì)涉嫌民事侵權(quán)案件?！安辉试S任何人使用任何商標(biāo)、標(biāo)記或者象征符號(hào)、工具以及其它名字，來(lái)誤導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)者，從而使這些購(gòu)買(mǎi)者再去向最終用戶(hù)說(shuō)謊或者進(jìn)一步誤導(dǎo)他們。” 在征得麥克諾頓法官同意的情況下，上訴內(nèi)容引自辛格訴盧格案。
十七、在一九九七年第FSR374號(hào)“直線(xiàn)集團(tuán)有限公司”訴“直線(xiàn)房地產(chǎn)代理公司”案中，Laddie J.向直線(xiàn)金融服務(wù)集團(tuán)頒布了一項(xiàng)代行禁令，主要是針對(duì)該集團(tuán)的兩個(gè)個(gè)人的。他們把許多公司安排在知名大公司的名稱(chēng)和商標(biāo)之下，其中包括三家包含“直線(xiàn)”字眼的公司。他認(rèn)為這些事實(shí)符合他們利用其它公司的名譽(yù)來(lái)謀取不義之財(cái)?shù)钠髨D。受到質(zhì)疑的這三家公司是否已經(jīng)進(jìn)行過(guò)交易還不清楚。法官此時(shí)也不必就此做出決定。
十八、一九九六年第FSR388號(hào)蓋洛斯上市公司訴蓋洛斯威爾康有限公司案與與上述案件案情十分相似，受理法官是Lightman J.。原告要求法官頒布代行禁令。該案被告是域名注冊(cè)代理商。在獲悉蓋洛斯上市公司有意收購(gòu)?fù)柨倒静⑶以谑召?gòu)成功后將公司更名為蓋洛斯威爾康上市公司后不久，被告便搶先注冊(cè)了蓋洛斯威爾康有限公司的域名。后來(lái)被告向蓋洛斯上市公司提出以高昂價(jià)格出售這一域名。在這個(gè)案件中，很顯然被告公司還沒(méi)有將注冊(cè)的域名賣(mài)給別人。但是，法官認(rèn)定這種可能性是存在的。這一觀點(diǎn)基于以下事實(shí)：被告公司提出以高價(jià)出售域名，同時(shí)威脅原告如果不接受這個(gè)價(jià)格，該公司將使用或者向他人轉(zhuǎn)讓這個(gè)域名，這可能會(huì)使公司的信譽(yù)受到損害。法官頒布了一項(xiàng)強(qiáng)制性禁令，要求公司更名。因?yàn)槠淠康氖峭ㄟ^(guò)蓋洛斯公司自身改名為蓋洛斯威爾康，使被告的最初打算成為不可能，所以在實(shí)踐中，這最終會(huì)導(dǎo)致免責(zé)。 Lightman J.說(shuō)，“法院不支持對(duì)注冊(cè)公司進(jìn)行任何此類(lèi)先發(fā)制人的行動(dòng)，它們手中掌握著別人感興趣的域名，并要求對(duì)方出高價(jià)作為更改域名的代價(jià)?！?BR> 第十九、僅僅是制造“詐騙工具”，既不使用它行騙、也不將其轉(zhuǎn)入其他可能利用它行騙的人手中，并不屬于仿冒行為。類(lèi)似的民事訴訟案件還沒(méi)有被認(rèn)為為仿冒的。也就是說(shuō)，僅僅是注冊(cè)一個(gè)具有欺騙性的公司名稱(chēng)或者具有欺騙性的網(wǎng)絡(luò)域名并不構(gòu)成仿冒行為。在這兩個(gè)案件中，法院都頒布了一個(gè)禁令以防止原告受到威脅的情況出現(xiàn)，而不是針對(duì)已經(jīng)發(fā)生的民事侵權(quán)行為。在這兩個(gè)案件中，禁令都不是最終判決。毫無(wú)疑問(wèn)，在上述案情中，威脅更容易認(rèn)定。但是，即使是最終判決也不需要確實(shí)已對(duì)原告造成損害的證據(jù)。能夠證明正在發(fā)生的事情將來(lái)可能會(huì)損害原告的利益就足夠了。
二十、在Marks & Spencer一案中，我可以地判定，正在發(fā)生的事情將來(lái)可能會(huì)損害原告的利益。除了與那個(gè)的零售業(yè)集團(tuán)Marks & Spencer聯(lián)系起來(lái)，沒(méi)有其它原因會(huì)讓人選擇marksandspencer這個(gè)域名。那些與Marks & Spencer 集團(tuán)公司毫不相關(guān)的人愿意使用這個(gè)域名，一個(gè)可能的理由就是他們想把自己假冒成Marks & Spencer，把他們的產(chǎn)品假冒成Marks & Spencer的產(chǎn)品。這個(gè)域名的價(jià)值就在于其與另外一個(gè)公司的名稱(chēng)或者商標(biāo)的相似性。法院通常認(rèn)為公眾很可能會(huì)因此而受騙上當(dāng)。被告選擇這一域名還會(huì)有其它理由嗎？在當(dāng)前的案件中，這一認(rèn)定顯然是合理的。作為常識(shí)，域名注冊(cè)之后是為了出售并且使用的。如果有人搜索或者偶然看到一個(gè)名為http://marksandspencer.co.uk的網(wǎng)址自然會(huì)認(rèn)為這就是原告的網(wǎng)站。
二十一、被告所提供的值得注意的論點(diǎn)就是，他們注冊(cè)域名的有些用處是不會(huì)涉及仿冒案件的，比如：第一、將域名出售給Marks & Spencer公司；第二、僅僅是保留這一域名而不讓Marks & Spencer公司使用，從而誘使該公司出高價(jià)購(gòu)買(mǎi)它。我認(rèn)為這兩種行為本身都不會(huì)構(gòu)成仿冒。但是，這不是問(wèn)題的關(guān)鍵。關(guān)鍵問(wèn)題是有關(guān)域名僅供向Marks & Spencer公司出售，而阻止Marks & Spencer公司使用這些域名僅僅是一個(gè)談判策略，其立足點(diǎn)是對(duì)于Marks & Spencer公司而言，讓這些域名處于其控制范圍之外是非常危險(xiǎn)的。其危險(xiǎn)源于這些域名的存在必然會(huì)有出現(xiàn)仿冒行為的風(fēng)險(xiǎn)。在本案件中，關(guān)于被告注冊(cè)域名的目的確實(shí)如此的辯護(hù)有一定道理，也有大量證據(jù)加以說(shuō)明，但是在被告的宣誓書(shū)中卻完全沒(méi)有回應(yīng)。任何人如果蓄意注冊(cè)一個(gè)與其毫不相關(guān)的商業(yè)機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、品牌名或者商標(biāo)極其類(lèi)似的域名，他們一定會(huì)收到一條避免出現(xiàn)民事威脅的禁令，該禁令同時(shí)也會(huì)使他們注冊(cè)的域名不再具有任何商業(yè)價(jià)值。
二十二、現(xiàn)在我想談?wù)剬?duì)商標(biāo)侵犯權(quán)采取行動(dòng)的法律基礎(chǔ)。一九九四年商標(biāo)法第10（3）款規(guī)定。
6、一個(gè)人以商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)，如果其在商品交易過(guò)程中使用了一個(gè)與已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)相同或者相似的標(biāo)記，該交易過(guò)程中涉及到的商品和服務(wù)與注冊(cè)商標(biāo)所代表的商品和服務(wù)并不相似，該商標(biāo)在英國(guó)享有一定知名度，此人對(duì)有關(guān)標(biāo)記的使用屬于沒(méi)有正當(dāng)理由，不公平地利用或者是損害了該注冊(cè)商標(biāo)的特性或是商標(biāo)的信譽(yù)。
二十三、Mark & Spencer商標(biāo)在注冊(cè)時(shí)涉及到一系列商品和服務(wù)。單詞marksandspencer作為域名的一部分與上述商標(biāo)不完全相同，但顯然十分相似。第10（3）條款的規(guī)定并沒(méi)有要求相關(guān)商品和服務(wù)應(yīng)該與注冊(cè)商標(biāo)所代表的商品和服務(wù)相類(lèi)似。勿庸置疑的是，Marks & Spencer這個(gè)商標(biāo)在英國(guó)知名度很高。在我看來(lái)，同樣顯而易見(jiàn)的是，被告使用上述商標(biāo)有損Marks & Spencer的利益，損害了原告商標(biāo)的專(zhuān)有性。
二十四、那么在這種情況下，被告談到的什么樣的問(wèn)題應(yīng)該受到法庭的審判？這似乎有兩類(lèi)問(wèn)題：第一、他們否認(rèn)在“交易的過(guò)程中”使用過(guò)有關(guān)標(biāo)記；第二、他們認(rèn)為，第10（3）條款有一個(gè)不言而喻的規(guī)定，即相關(guān)行為可能會(huì)使公眾產(chǎn)生混淆的印象。但他們的行為還沒(méi)有導(dǎo)致這樣的后果。
二十五、其中第一點(diǎn)很快就能得到解決。“在交易過(guò)程中使用”意味著在商業(yè)活動(dòng)中使用，而不是說(shuō)將其作為一個(gè)商標(biāo)來(lái)使用。一九九六年第RPC 281, 290-2號(hào)英國(guó)糖業(yè)上市公司訴詹姆斯羅勃森父子有限公司一案的案情可以說(shuō)明問(wèn)題。一個(gè)專(zhuān)門(mén)的域名營(yíng)銷(xiāo)商為了使其注冊(cè)的域名更加具有商業(yè)價(jià)值、為了向商標(biāo)所有者索取更多的金錢(qián)，他們?cè)诮?jīng)營(yíng)的過(guò)程中使用商標(biāo)就屬于“交易過(guò)程中使用”的范疇。
二十六、談到第二點(diǎn)，關(guān)于第10（3）條款所規(guī)定的侵權(quán)標(biāo)記必須是為了達(dá)到諸如引起公眾混淆之目的，是否已經(jīng)成為法律，目前還存在一些不確定因素。一些法律問(wèn)題可以通過(guò)申請(qǐng)總結(jié)性判斷來(lái)做出適當(dāng)決定。但是，這一個(gè)問(wèn)題有些不同。表面上看起來(lái)很奇怪，當(dāng)相同或者相似的商品或者服務(wù)使用相同的標(biāo)記，或者是相同或者相似的商品或者服務(wù)使用相似的標(biāo)記時(shí)出現(xiàn)侵權(quán)行為的情況下，應(yīng)該明確規(guī)定要考慮上述行為可能會(huì)給公眾混亂的印象。但是，在根本就不相似的物品使用相同或者相似的標(biāo)記的情況下，就不一定會(huì)給公眾造成混亂印象了。正是由于這個(gè)原因，在英格蘭至少有兩個(gè)案件判定第10（3）條款需要提供證據(jù)證明商標(biāo)的使用可能造成混亂。這兩個(gè)案件分別是BASF Plc訴 CEP （UK） Plc 案和 Baywatch Production Co. Inc. 訴Home Video Channel案。另一方面，在C-251/95 Sabel BV 訴Puma案件（未對(duì)外公開(kāi)報(bào)道）中，歐洲審判法院在法官的附帶意見(jiàn)中指出，根據(jù)有關(guān)法令的規(guī)定，允許成員國(guó)援引類(lèi)似第10（3）條款的規(guī)定，而不需要證據(jù)來(lái)證明存在公眾出現(xiàn)混亂印象的可能性。對(duì)我而言，這似乎不是決定性的問(wèn)題，但它提出了重要的原則性問(wèn)題，需要更加充分的論證，而不能通過(guò)申請(qǐng)總結(jié)性判斷來(lái)妥當(dāng)解決，最終可能需要咨詢(xún)歐洲法院。我不建議現(xiàn)在就解決這個(gè)問(wèn)題，我也不必那么做。其理由是即使假定原告必須要證明被告的行為可能會(huì)使公眾產(chǎn)生混亂印象，他們也已經(jīng)那么做了。在這種情況下，判斷的標(biāo)準(zhǔn)不是有關(guān)標(biāo)記被使用的方式，而是通過(guò)比較有關(guān)標(biāo)記和注冊(cè)商標(biāo)是否表明二者之間存在容易使人混淆的固有聯(lián)系。在我看來(lái)，無(wú)疑這就是由其他人使用域名marksandspencer達(dá)到的效果。有人曾經(jīng)提出的可能得出相反結(jié)論的理由是，應(yīng)該假定因特網(wǎng)用戶(hù)通過(guò)搜索方式進(jìn)入網(wǎng)站，這種方式可以暴露域名的真正所有者。我很清楚，當(dāng)提出事實(shí)性問(wèn)題時(shí)，原告要求總結(jié)性判斷需要承擔(dān)沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，但是我認(rèn)為這是無(wú)可爭(zhēng)辯的。有些人可能會(huì)通過(guò)搜索方式進(jìn)入一個(gè)網(wǎng)址。然而很顯然的是，許多人不會(huì)那么做。如果被告的立場(chǎng)具有任何意義，他們就不會(huì)認(rèn)為注冊(cè)這些域名并試圖將其高價(jià)出售是有利可圖的了。
二十七、在其它四個(gè)案件中，與當(dāng)事雙方陳述的理由外，事實(shí)的本質(zhì)基本相同，只有一方面除外。其它四個(gè)案件的不同之處在于被告提出他們注冊(cè)的域名是在不知情的情況下使用的，這似乎沒(méi)那么荒謬可笑。如果不是為了行騙，任何毫不相關(guān)的人在其名稱(chēng)或者網(wǎng)址中使用"Marks and Spencer"，都是不可想象的。Cellnet的情況也一樣。但是在"Sainsbury" "Ladbroke", "Virgin" or " BT "這些單詞中，在不知情的情況下使用的可能性似乎沒(méi)那么遙不可及。在某些案件中，被告也表示，他們?cè)黾雍缶Y（例如英國(guó)電信案例中的。org）就是為了與原有的商標(biāo)相區(qū)別。盡管被告多次提出這一論點(diǎn)，但我并不同意。其原因很簡(jiǎn)單，即盡管單詞有可能在不知情的情況下使用，但是被告的初衷并非如此。有關(guān)被告行為的記錄可以表明這是蓄意所為。因?yàn)樵谙喈?dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間時(shí)，被告一直在選擇與其他機(jī)構(gòu)名稱(chēng)或者商標(biāo)相似的單詞來(lái)注冊(cè)域名，很顯然是為了行騙。在該案例中，威脅轉(zhuǎn)讓域名、商標(biāo)侵權(quán)以及由此造成公眾混亂印象的可能性都是無(wú)可爭(zhēng)辯的事實(shí)，也可以想象在其它案件中，對(duì)這個(gè)問(wèn)題可能會(huì)更好地加以平衡。
二十八、結(jié)果是在上述五個(gè)案件中，原告都有權(quán)獲得最終判決。這些在本質(zhì)上與附在Marks & Spencer, Ladbrokes, Sainsbury and Virgin訴訟案件傳票中的法庭命令紀(jì)要草案的第一、第二、第三段內(nèi)容相對(duì)應(yīng)。我認(rèn)為以第二段的形式出現(xiàn)的法庭命令（要求被告采取措施將有爭(zhēng)議的域名分配給原告）比否定性的禁令效果要好。在我看來(lái)，這似乎是的解決辦法，而且對(duì)被告來(lái)講也沒(méi)有什么不公正之處。因?yàn)閷?duì)他們而言，這些域名除了當(dāng)作威脅他人非法行為的工具之外沒(méi)有任何價(jià)值。在這個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的情況下，這就等于是受損物品的移交。BT/Cellnet訴訟案件中的原告將會(huì)獲得傳票中第一段到第四段那種形式的命令，再加上其它訴訟案件的命令紀(jì)要中第二段那種形式的命令。
第二十九、我的判斷是，對(duì)于那些還沒(méi)有發(fā)生的仿冒行為，不會(huì)有經(jīng)濟(jì)上的救濟(jì)。但是，在理論上講，原告可以要求對(duì)商標(biāo)侵權(quán)行為對(duì)其造成的經(jīng)濟(jì)利益損失進(jìn)行調(diào)查。我會(huì)聽(tīng)取辯護(hù)律師的意見(jiàn)，但是同時(shí)我會(huì)質(zhì)疑這種辯護(hù)是否有用。證據(jù)并沒(méi)有顯示，被告企圖向他們訛詐錢(qián)財(cái)未遂的行為給他們?cè)斐闪巳魏谓?jīng)濟(jì)損失，或者是被告已經(jīng)得到了什么好處。
中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)網(wǎng)
高等法院上訴法庭
大法官法庭
基本判決：
一、我證明這份文件包含我所作的判決，無(wú)需其他記錄。
一九九七年十一月二十八日
結(jié)論：
一、對(duì)于那些對(duì)因特網(wǎng)進(jìn)行商業(yè)利用或者可能從事類(lèi)似活動(dòng)的人來(lái)說(shuō)，該糾紛案件具有某種重要意義。擺在我面前的是對(duì)五個(gè)訴訟案件進(jìn)行即決裁判的申請(qǐng)。在每一個(gè)案件中，原告都是知名的大公司。它們都有著良好的信譽(yù)及有價(jià)值的注冊(cè)商標(biāo)。大多數(shù)商標(biāo)都包含公司的名字。
二、目前，網(wǎng)絡(luò)越來(lái)越多地被商業(yè)機(jī)構(gòu)用于推介自己并推銷(xiāo)他們的產(chǎn)品。在有些情況下，商業(yè)機(jī)構(gòu)既利用網(wǎng)絡(luò)推銷(xiāo)產(chǎn)品，也利用網(wǎng)絡(luò)來(lái)收購(gòu)其所需物品。為了達(dá)到上述目的，商業(yè)機(jī)構(gòu)需要一個(gè)域名來(lái)命名它們所使用的計(jì)算機(jī)。域名通常由一些用點(diǎn)隔開(kāi)的字母數(shù)字群組成。第一個(gè)字母數(shù)字群通常包括相關(guān)公司、相關(guān)品牌或者相關(guān)商標(biāo)的名字，接下來(lái)的字母數(shù)字群通常是一個(gè)“”名稱(chēng)，表明該商業(yè)機(jī)構(gòu)的性質(zhì)或所在地理位置。例如，“MARKS & SPENCER” 有好幾個(gè)域名，其中包括MARKS-AND-SPENCER. CO.UK, MARKS-AND-SPENCER. COM以及STMICHAEL.COM. 第一個(gè)域名可以使公司獲得一個(gè)電子郵箱地址，比如johnsmith@marks-and-spencer.co.uk，也可以使公司建立一個(gè)網(wǎng)絡(luò)頁(yè)面，即http://www.marks-and-spencer.co.uk.而后綴co.uk則表示這是一家英國(guó)公司。其它后綴也有一些通用的含義。比如：
.com代表國(guó)際商業(yè)機(jī)構(gòu)；
.edu代表教育機(jī)構(gòu)；
.gov代表政府機(jī)關(guān)；
.org代表各種各樣的組織。
三、對(duì)于上述后綴是否應(yīng)僅限于非贏利性機(jī)構(gòu)存在爭(zhēng)論，但這一爭(zhēng)論不影響對(duì)有關(guān)案件的審理。
四、目前，因特網(wǎng)上的活動(dòng)幾乎完全依據(jù)慣例來(lái)進(jìn)行管理，沒(méi)有一個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu)可以對(duì)這類(lèi)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范。然而，許多機(jī)構(gòu)提供域名注冊(cè)服務(wù)。美國(guó)弗吉尼亞州的“網(wǎng)絡(luò)答案”有限公司是公認(rèn)的負(fù)責(zé)分配帶“com”和 “edu”后綴的域名的機(jī)構(gòu)。在英國(guó)，有一家名為“Nominet UK”的公司專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)注冊(cè)以“uk”為后綴的域名，在“uk”之前還可以加上“co”“org”“gov”或者“edu”等等。
五、在上述五個(gè)訴訟案件中，第一被告方都是“百萬(wàn)分之一有限公司”，而第二、第三被告方則分別是里查德康威先生和朱利安尼尼可森先生。這是因?yàn)樗麄兌硕际恰鞍偃f(wàn)分之一有限公司”的董事，共同擁有和管理該公司并對(duì)公司的活動(dòng)負(fù)責(zé)。此外，康威還以全球媒體傳播公司的名義從事個(gè)人商業(yè)活動(dòng)，而尼可森先生則以朱尼克公司的名義從事個(gè)人商業(yè)活動(dòng)。在上述五個(gè)訴訟案中，除了英國(guó)電信一案外，“全球媒體傳播公司” 和“朱尼克公司”均被增補(bǔ)為第四和第五被告。
六、百萬(wàn)分之一有限公司、 全球媒體傳播公司和朱尼克公司都是因特網(wǎng)域名注冊(cè)商。他們通過(guò)“網(wǎng)絡(luò)答案”以及Nominet等公司注冊(cè)域名，再將域名出售給用戶(hù)，事實(shí)上與域名注冊(cè)公司的代理商所從事的業(yè)務(wù)十分相似。這些特定的域名經(jīng)銷(xiāo)商專(zhuān)門(mén)注冊(cè)那些包含知名企業(yè)或者其它公司的名字或商標(biāo)的域名，但并沒(méi)有得到這些公司的允許。這些被偷偷注冊(cè)的域名常涉及以下公司：
七、“百萬(wàn)分之一有限公司”注冊(cè)的有：
Ladbrokes.com
Burger-king.com
Waitrose.com
Cadburys.com
Spice-girls.net
Sainsburys.com
j-sainsbury.com
marksandspencer.com
macdonalds.com
buckinghampalace.org
cellnet.net
marconi.com
八、全球媒體傳播公司注冊(cè)的有：
virgin.org
spicegirls.com
orange.net
leedsunited.com
itn.org
marksandspencer.co.uk
九、朱尼克公司注冊(cè)的有：
Spicegirls.org
十、被告表示，這其中的一些域名，無(wú)論其真正含義是什么，都是他們“個(gè)人收藏”的一部分。與此同時(shí)，他們也承認(rèn)所有這些名字或者是市場(chǎng)上已經(jīng)存在的商標(biāo)，或者是即將上市的品牌。例如，一九九六年九月進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)，在全球媒體傳播的網(wǎng)站上有這樣一條通知：
全球媒體傳播的其它網(wǎng)址：
其中許多可供出租或者出售
britishtelecom.co.uk
britishtelecom.net
macdonalds.co.uk
burgerking.co.uk
marksandspencer.co.uk
tandy.co.uk
tandy.net
nokia.co.uk
motorola.co.uk
sundaytimes.co.uk
thetimes.co.uk
bskyb.net
personalnumber.co.uk
0700.net
globalmedia.co.uk
十一、除了一個(gè)由于管理失誤而引發(fā)的案例以外，我負(fù)責(zé)審理的案件涉及的域名沒(méi)有一個(gè)被當(dāng)作網(wǎng)址在實(shí)際使用。它們僅僅是被告申請(qǐng)注冊(cè)的、可以被用來(lái)作為網(wǎng)址的一些域名。對(duì)于一個(gè)網(wǎng)絡(luò)域名的經(jīng)銷(xiāo)商而言，原則上講，域名只有四個(gè)用途。第一，也是最明顯的一個(gè)用途就是將其出售給該域名所涉及的企業(yè)。為了避免包含其公司或商標(biāo)名稱(chēng)的域名被別人利用而引起不必要的麻煩，該公司可能會(huì)出高價(jià)來(lái)購(gòu)買(mǎi)有關(guān)域名。第二、域名也可以賣(mài)給與其內(nèi)容毫不相關(guān)的第三方，再由第三方高價(jià)出售給相關(guān)公司，或者用作詐騙目的。第三、域名也可能賣(mài)給那些對(duì)其有特別興趣或其名字包含在域名中的個(gè)人或者機(jī)構(gòu)。例如，可以賣(mài)給一個(gè)名為John Sainsbury的法官或者英國(guó)處女島的政府，以供其使用。第四、經(jīng)銷(xiāo)商也有可能自己保留域名既不使用也不出售，這樣做的目的僅僅是防止其他人將有關(guān)名稱(chēng)作為注冊(cè)域名來(lái)使用，包括那些其名稱(chēng)或商標(biāo)被包含在域名中的公司或機(jī)構(gòu)。
十二、康威先生在注冊(cè)了burgerking.co.uk的域名后，寫(xiě)給的連鎖快餐企業(yè)Burger King的信中清楚地說(shuō)明了前三種可能的用途。Burger King公司已經(jīng)把自己的域名注冊(cè)為burger-king.co.uk“，與上述域名只有一個(gè)連字符之差?？低壬谛胖袑?xiě)道：
“讓我們繼續(xù)今天晚上早些時(shí)候進(jìn)行的電話(huà)交談，我承認(rèn)我擁有burgerking.co.uk這個(gè)域名。
我愿意以?xún)扇f(wàn)五千英鎊的價(jià)格出售這個(gè)域名。
關(guān)于你提到的問(wèn)題，即如果你決定不購(gòu)買(mǎi)這個(gè)域名，我們打算怎么辦？如果那樣的話(huà)，我們會(huì)將這個(gè)域名出售給任何對(duì)它感興趣的人。
我敢肯定，你很清楚因特網(wǎng)是一個(gè)飛速發(fā)展的媒體。使用一個(gè)以上單詞注冊(cè)公司域名的習(xí)慣作法是單詞之間不用連字符。盡管你現(xiàn)在已經(jīng)有了burger-king.co.uk這個(gè)域名，但是很顯然，如果有人試圖尋找貴公司在英國(guó)的網(wǎng)站，這個(gè)域名不會(huì)成為任何人的優(yōu)先選擇?！?BR> 十三、另外還有一個(gè)類(lèi)似的情況，只是說(shuō)得沒(méi)有那么清楚，價(jià)格也沒(méi)那么昂貴?？低壬噲D把上述訴訟案件中提到的bt.org這個(gè)域名以四千七百英鎊的價(jià)格出售給英國(guó)電信公司。
十四、擺在我面前的這幾個(gè)案件情況基本相同，都是因?yàn)楸桓孀?cè)了包含原告名字或者商標(biāo)的域名而引發(fā)的。有關(guān)注冊(cè)域名如下：
Marks and Spencer Plc marksandspencer.com
marksandspencer.co.uk
Sainsbury Plc j-sainsbury.com
sainsbury.com
sainsburys.com
2. Ladbroke Group Plc ladbrokes.com
3. Virgin Enterprises Ltd virgin.org
4. British Telecommunications Plc bt .org
5. Telecom Securicor Cellular
Radio Limited cellnet.net
十五、原告指控被告故意對(duì)他們的商標(biāo)進(jìn)行仿冒和侵權(quán)。方便起見(jiàn)，我們先來(lái)看看Marks & Spencer這個(gè)案子。
十六、因仿冒而產(chǎn)生的民事侵權(quán)行為的實(shí)質(zhì)是被告（無(wú)論是有意還是無(wú)意）對(duì)公眾的一種誤導(dǎo)，使他們以為被告所提供的商品和服務(wù)來(lái)自原告公司。但是，那些指使他人將“欺詐的工具”交到別人手中的人也會(huì)涉嫌民事侵權(quán)案件?！安辉试S任何人使用任何商標(biāo)、標(biāo)記或者象征符號(hào)、工具以及其它名字，來(lái)誤導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)者，從而使這些購(gòu)買(mǎi)者再去向最終用戶(hù)說(shuō)謊或者進(jìn)一步誤導(dǎo)他們。” 在征得麥克諾頓法官同意的情況下，上訴內(nèi)容引自辛格訴盧格案。
十七、在一九九七年第FSR374號(hào)“直線(xiàn)集團(tuán)有限公司”訴“直線(xiàn)房地產(chǎn)代理公司”案中，Laddie J.向直線(xiàn)金融服務(wù)集團(tuán)頒布了一項(xiàng)代行禁令，主要是針對(duì)該集團(tuán)的兩個(gè)個(gè)人的。他們把許多公司安排在知名大公司的名稱(chēng)和商標(biāo)之下，其中包括三家包含“直線(xiàn)”字眼的公司。他認(rèn)為這些事實(shí)符合他們利用其它公司的名譽(yù)來(lái)謀取不義之財(cái)?shù)钠髨D。受到質(zhì)疑的這三家公司是否已經(jīng)進(jìn)行過(guò)交易還不清楚。法官此時(shí)也不必就此做出決定。
十八、一九九六年第FSR388號(hào)蓋洛斯上市公司訴蓋洛斯威爾康有限公司案與與上述案件案情十分相似，受理法官是Lightman J.。原告要求法官頒布代行禁令。該案被告是域名注冊(cè)代理商。在獲悉蓋洛斯上市公司有意收購(gòu)?fù)柨倒静⑶以谑召?gòu)成功后將公司更名為蓋洛斯威爾康上市公司后不久，被告便搶先注冊(cè)了蓋洛斯威爾康有限公司的域名。后來(lái)被告向蓋洛斯上市公司提出以高昂價(jià)格出售這一域名。在這個(gè)案件中，很顯然被告公司還沒(méi)有將注冊(cè)的域名賣(mài)給別人。但是，法官認(rèn)定這種可能性是存在的。這一觀點(diǎn)基于以下事實(shí)：被告公司提出以高價(jià)出售域名，同時(shí)威脅原告如果不接受這個(gè)價(jià)格，該公司將使用或者向他人轉(zhuǎn)讓這個(gè)域名，這可能會(huì)使公司的信譽(yù)受到損害。法官頒布了一項(xiàng)強(qiáng)制性禁令，要求公司更名。因?yàn)槠淠康氖峭ㄟ^(guò)蓋洛斯公司自身改名為蓋洛斯威爾康，使被告的最初打算成為不可能，所以在實(shí)踐中，這最終會(huì)導(dǎo)致免責(zé)。 Lightman J.說(shuō)，“法院不支持對(duì)注冊(cè)公司進(jìn)行任何此類(lèi)先發(fā)制人的行動(dòng)，它們手中掌握著別人感興趣的域名，并要求對(duì)方出高價(jià)作為更改域名的代價(jià)?！?BR> 第十九、僅僅是制造“詐騙工具”，既不使用它行騙、也不將其轉(zhuǎn)入其他可能利用它行騙的人手中，并不屬于仿冒行為。類(lèi)似的民事訴訟案件還沒(méi)有被認(rèn)為為仿冒的。也就是說(shuō)，僅僅是注冊(cè)一個(gè)具有欺騙性的公司名稱(chēng)或者具有欺騙性的網(wǎng)絡(luò)域名并不構(gòu)成仿冒行為。在這兩個(gè)案件中，法院都頒布了一個(gè)禁令以防止原告受到威脅的情況出現(xiàn)，而不是針對(duì)已經(jīng)發(fā)生的民事侵權(quán)行為。在這兩個(gè)案件中，禁令都不是最終判決。毫無(wú)疑問(wèn)，在上述案情中，威脅更容易認(rèn)定。但是，即使是最終判決也不需要確實(shí)已對(duì)原告造成損害的證據(jù)。能夠證明正在發(fā)生的事情將來(lái)可能會(huì)損害原告的利益就足夠了。
二十、在Marks & Spencer一案中，我可以地判定，正在發(fā)生的事情將來(lái)可能會(huì)損害原告的利益。除了與那個(gè)的零售業(yè)集團(tuán)Marks & Spencer聯(lián)系起來(lái)，沒(méi)有其它原因會(huì)讓人選擇marksandspencer這個(gè)域名。那些與Marks & Spencer 集團(tuán)公司毫不相關(guān)的人愿意使用這個(gè)域名，一個(gè)可能的理由就是他們想把自己假冒成Marks & Spencer，把他們的產(chǎn)品假冒成Marks & Spencer的產(chǎn)品。這個(gè)域名的價(jià)值就在于其與另外一個(gè)公司的名稱(chēng)或者商標(biāo)的相似性。法院通常認(rèn)為公眾很可能會(huì)因此而受騙上當(dāng)。被告選擇這一域名還會(huì)有其它理由嗎？在當(dāng)前的案件中，這一認(rèn)定顯然是合理的。作為常識(shí)，域名注冊(cè)之后是為了出售并且使用的。如果有人搜索或者偶然看到一個(gè)名為http://marksandspencer.co.uk的網(wǎng)址自然會(huì)認(rèn)為這就是原告的網(wǎng)站。
二十一、被告所提供的值得注意的論點(diǎn)就是，他們注冊(cè)域名的有些用處是不會(huì)涉及仿冒案件的，比如：第一、將域名出售給Marks & Spencer公司；第二、僅僅是保留這一域名而不讓Marks & Spencer公司使用，從而誘使該公司出高價(jià)購(gòu)買(mǎi)它。我認(rèn)為這兩種行為本身都不會(huì)構(gòu)成仿冒。但是，這不是問(wèn)題的關(guān)鍵。關(guān)鍵問(wèn)題是有關(guān)域名僅供向Marks & Spencer公司出售，而阻止Marks & Spencer公司使用這些域名僅僅是一個(gè)談判策略，其立足點(diǎn)是對(duì)于Marks & Spencer公司而言，讓這些域名處于其控制范圍之外是非常危險(xiǎn)的。其危險(xiǎn)源于這些域名的存在必然會(huì)有出現(xiàn)仿冒行為的風(fēng)險(xiǎn)。在本案件中，關(guān)于被告注冊(cè)域名的目的確實(shí)如此的辯護(hù)有一定道理，也有大量證據(jù)加以說(shuō)明，但是在被告的宣誓書(shū)中卻完全沒(méi)有回應(yīng)。任何人如果蓄意注冊(cè)一個(gè)與其毫不相關(guān)的商業(yè)機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、品牌名或者商標(biāo)極其類(lèi)似的域名，他們一定會(huì)收到一條避免出現(xiàn)民事威脅的禁令，該禁令同時(shí)也會(huì)使他們注冊(cè)的域名不再具有任何商業(yè)價(jià)值。
二十二、現(xiàn)在我想談?wù)剬?duì)商標(biāo)侵犯權(quán)采取行動(dòng)的法律基礎(chǔ)。一九九四年商標(biāo)法第10（3）款規(guī)定。
6、一個(gè)人以商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)，如果其在商品交易過(guò)程中使用了一個(gè)與已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)相同或者相似的標(biāo)記，該交易過(guò)程中涉及到的商品和服務(wù)與注冊(cè)商標(biāo)所代表的商品和服務(wù)并不相似，該商標(biāo)在英國(guó)享有一定知名度，此人對(duì)有關(guān)標(biāo)記的使用屬于沒(méi)有正當(dāng)理由，不公平地利用或者是損害了該注冊(cè)商標(biāo)的特性或是商標(biāo)的信譽(yù)。
二十三、Mark & Spencer商標(biāo)在注冊(cè)時(shí)涉及到一系列商品和服務(wù)。單詞marksandspencer作為域名的一部分與上述商標(biāo)不完全相同，但顯然十分相似。第10（3）條款的規(guī)定并沒(méi)有要求相關(guān)商品和服務(wù)應(yīng)該與注冊(cè)商標(biāo)所代表的商品和服務(wù)相類(lèi)似。勿庸置疑的是，Marks & Spencer這個(gè)商標(biāo)在英國(guó)知名度很高。在我看來(lái)，同樣顯而易見(jiàn)的是，被告使用上述商標(biāo)有損Marks & Spencer的利益，損害了原告商標(biāo)的專(zhuān)有性。
二十四、那么在這種情況下，被告談到的什么樣的問(wèn)題應(yīng)該受到法庭的審判？這似乎有兩類(lèi)問(wèn)題：第一、他們否認(rèn)在“交易的過(guò)程中”使用過(guò)有關(guān)標(biāo)記；第二、他們認(rèn)為，第10（3）條款有一個(gè)不言而喻的規(guī)定，即相關(guān)行為可能會(huì)使公眾產(chǎn)生混淆的印象。但他們的行為還沒(méi)有導(dǎo)致這樣的后果。
二十五、其中第一點(diǎn)很快就能得到解決。“在交易過(guò)程中使用”意味著在商業(yè)活動(dòng)中使用，而不是說(shuō)將其作為一個(gè)商標(biāo)來(lái)使用。一九九六年第RPC 281, 290-2號(hào)英國(guó)糖業(yè)上市公司訴詹姆斯羅勃森父子有限公司一案的案情可以說(shuō)明問(wèn)題。一個(gè)專(zhuān)門(mén)的域名營(yíng)銷(xiāo)商為了使其注冊(cè)的域名更加具有商業(yè)價(jià)值、為了向商標(biāo)所有者索取更多的金錢(qián)，他們?cè)诮?jīng)營(yíng)的過(guò)程中使用商標(biāo)就屬于“交易過(guò)程中使用”的范疇。
二十六、談到第二點(diǎn)，關(guān)于第10（3）條款所規(guī)定的侵權(quán)標(biāo)記必須是為了達(dá)到諸如引起公眾混淆之目的，是否已經(jīng)成為法律，目前還存在一些不確定因素。一些法律問(wèn)題可以通過(guò)申請(qǐng)總結(jié)性判斷來(lái)做出適當(dāng)決定。但是，這一個(gè)問(wèn)題有些不同。表面上看起來(lái)很奇怪，當(dāng)相同或者相似的商品或者服務(wù)使用相同的標(biāo)記，或者是相同或者相似的商品或者服務(wù)使用相似的標(biāo)記時(shí)出現(xiàn)侵權(quán)行為的情況下，應(yīng)該明確規(guī)定要考慮上述行為可能會(huì)給公眾混亂的印象。但是，在根本就不相似的物品使用相同或者相似的標(biāo)記的情況下，就不一定會(huì)給公眾造成混亂印象了。正是由于這個(gè)原因，在英格蘭至少有兩個(gè)案件判定第10（3）條款需要提供證據(jù)證明商標(biāo)的使用可能造成混亂。這兩個(gè)案件分別是BASF Plc訴 CEP （UK） Plc 案和 Baywatch Production Co. Inc. 訴Home Video Channel案。另一方面，在C-251/95 Sabel BV 訴Puma案件（未對(duì)外公開(kāi)報(bào)道）中，歐洲審判法院在法官的附帶意見(jiàn)中指出，根據(jù)有關(guān)法令的規(guī)定，允許成員國(guó)援引類(lèi)似第10（3）條款的規(guī)定，而不需要證據(jù)來(lái)證明存在公眾出現(xiàn)混亂印象的可能性。對(duì)我而言，這似乎不是決定性的問(wèn)題，但它提出了重要的原則性問(wèn)題，需要更加充分的論證，而不能通過(guò)申請(qǐng)總結(jié)性判斷來(lái)妥當(dāng)解決，最終可能需要咨詢(xún)歐洲法院。我不建議現(xiàn)在就解決這個(gè)問(wèn)題，我也不必那么做。其理由是即使假定原告必須要證明被告的行為可能會(huì)使公眾產(chǎn)生混亂印象，他們也已經(jīng)那么做了。在這種情況下，判斷的標(biāo)準(zhǔn)不是有關(guān)標(biāo)記被使用的方式，而是通過(guò)比較有關(guān)標(biāo)記和注冊(cè)商標(biāo)是否表明二者之間存在容易使人混淆的固有聯(lián)系。在我看來(lái)，無(wú)疑這就是由其他人使用域名marksandspencer達(dá)到的效果。有人曾經(jīng)提出的可能得出相反結(jié)論的理由是，應(yīng)該假定因特網(wǎng)用戶(hù)通過(guò)搜索方式進(jìn)入網(wǎng)站，這種方式可以暴露域名的真正所有者。我很清楚，當(dāng)提出事實(shí)性問(wèn)題時(shí)，原告要求總結(jié)性判斷需要承擔(dān)沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，但是我認(rèn)為這是無(wú)可爭(zhēng)辯的。有些人可能會(huì)通過(guò)搜索方式進(jìn)入一個(gè)網(wǎng)址。然而很顯然的是，許多人不會(huì)那么做。如果被告的立場(chǎng)具有任何意義，他們就不會(huì)認(rèn)為注冊(cè)這些域名并試圖將其高價(jià)出售是有利可圖的了。
二十七、在其它四個(gè)案件中，與當(dāng)事雙方陳述的理由外，事實(shí)的本質(zhì)基本相同，只有一方面除外。其它四個(gè)案件的不同之處在于被告提出他們注冊(cè)的域名是在不知情的情況下使用的，這似乎沒(méi)那么荒謬可笑。如果不是為了行騙，任何毫不相關(guān)的人在其名稱(chēng)或者網(wǎng)址中使用"Marks and Spencer"，都是不可想象的。Cellnet的情況也一樣。但是在"Sainsbury" "Ladbroke", "Virgin" or " BT "這些單詞中，在不知情的情況下使用的可能性似乎沒(méi)那么遙不可及。在某些案件中，被告也表示，他們?cè)黾雍缶Y（例如英國(guó)電信案例中的。org）就是為了與原有的商標(biāo)相區(qū)別。盡管被告多次提出這一論點(diǎn)，但我并不同意。其原因很簡(jiǎn)單，即盡管單詞有可能在不知情的情況下使用，但是被告的初衷并非如此。有關(guān)被告行為的記錄可以表明這是蓄意所為。因?yàn)樵谙喈?dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間時(shí)，被告一直在選擇與其他機(jī)構(gòu)名稱(chēng)或者商標(biāo)相似的單詞來(lái)注冊(cè)域名，很顯然是為了行騙。在該案例中，威脅轉(zhuǎn)讓域名、商標(biāo)侵權(quán)以及由此造成公眾混亂印象的可能性都是無(wú)可爭(zhēng)辯的事實(shí)，也可以想象在其它案件中，對(duì)這個(gè)問(wèn)題可能會(huì)更好地加以平衡。
二十八、結(jié)果是在上述五個(gè)案件中，原告都有權(quán)獲得最終判決。這些在本質(zhì)上與附在Marks & Spencer, Ladbrokes, Sainsbury and Virgin訴訟案件傳票中的法庭命令紀(jì)要草案的第一、第二、第三段內(nèi)容相對(duì)應(yīng)。我認(rèn)為以第二段的形式出現(xiàn)的法庭命令（要求被告采取措施將有爭(zhēng)議的域名分配給原告）比否定性的禁令效果要好。在我看來(lái)，這似乎是的解決辦法，而且對(duì)被告來(lái)講也沒(méi)有什么不公正之處。因?yàn)閷?duì)他們而言，這些域名除了當(dāng)作威脅他人非法行為的工具之外沒(méi)有任何價(jià)值。在這個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的情況下，這就等于是受損物品的移交。BT/Cellnet訴訟案件中的原告將會(huì)獲得傳票中第一段到第四段那種形式的命令，再加上其它訴訟案件的命令紀(jì)要中第二段那種形式的命令。
第二十九、我的判斷是，對(duì)于那些還沒(méi)有發(fā)生的仿冒行為，不會(huì)有經(jīng)濟(jì)上的救濟(jì)。但是，在理論上講，原告可以要求對(duì)商標(biāo)侵權(quán)行為對(duì)其造成的經(jīng)濟(jì)利益損失進(jìn)行調(diào)查。我會(huì)聽(tīng)取辯護(hù)律師的意見(jiàn)，但是同時(shí)我會(huì)質(zhì)疑這種辯護(hù)是否有用。證據(jù)并沒(méi)有顯示，被告企圖向他們訛詐錢(qián)財(cái)未遂的行為給他們?cè)斐闪巳魏谓?jīng)濟(jì)損失，或者是被告已經(jīng)得到了什么好處。
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